Можно ли использовать товарный знак в другом цвете

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, товарный знак, исключительное право, регистрация товарного знака, заявка на товарный знак, использование товарного знака, экспертиза товарного знака, черно-белый товарный знак, цветной товарный знак

Товарный знак – это, согласно Гражданскому Кодексу РФ, «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей»[«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ].

Для обеспечения правовой охраны обозначения, которое вы планируете использовать в качестве товарного знака для индивидуализации производимых вами товаров или оказываемых услуг на территории Российской Федерации, необходимо его зарегистрировать в Роспатенте – Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, подав заявку.

 Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (п. 2. ст. 1482 ГК РФ), и производители товаров и услуг, приняв решение о регистрации, нередко сталкиваются с вопросом, что предпочтительнее: зарегистрировать знак в цветном или черно-белом варианте? И можно ли, например, подать одну заявку (обычно в черно-белом исполнении), сократив таким образом расходы, но при этом обеспечить правовую охрану своему обозначению во всех возможных цветовых сочетаниях и сохранить гибкость в изменении цветов в соответствии с ситуацией на рынке и новыми тенденциями?

На практике ответ на данный вопрос заключается в универсальной рекомендации: товарные знаки следует регистрировать в том виде, как вы их используете. То есть, количество заявок должно, в идеале, соответствовать количеству цветовых сочетаний, в которых Вы используете и/или планируете использовать ваше обозначение. В противном случае, могут возникнуть сложности с доказываем использования знака в Суде, если какое-либо лицо предпримет действия по досрочному прекращению его правовой охраны. 

Так, в соответствии со ст. 1486 ГК РФ («Последствия неиспользования товарного знака»), «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.»[«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016)].

Если знак зарегистрирован в черно-белом исполнении, существует вероятность, что использование знака в цвете может не доказать использования зарегистрированного черно-белого знака, и наоборот.

Цвет, в котором регистрируется товарный знак, важен не только в вопросах доказывания использования, но и в вопросах получения охраны — вашего обозначения, а также для  пресечения недобросовестной конкуренции.

В соответствии с п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, в отношении однородных товаров/услуг «…не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию … и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, …  имеющими более ранний приоритет», а также с общеизвестными товарными знаками.

Что касается незаконного использования, то в соответствии с п.3. 1484 РФ, «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

В соответствии с п. 42 Правил Роспатента, сходство словесных обозначений оценивается, в том числе, по графическим (визуальным) признакам, к которым относятся «цвет или цветовое сочетание»; сходство изобразительных, объемных, комбинированных обозначений определяется на основании, в том числе, «сочетания цветов и тонов»(Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков) [Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от  20 июля 2015 №  482].

Именно поэтому в вопросах получения правовой охраны для своего обозначения, а также защиты прав на него после регистрации необходимо учитывать ту роль, которую цвет/цветовое сочетание играют при восприятии знака. Особенно критичным вопрос цвета может оказаться в процессе признания знака общеизвестным.

Здесь стоит отметить, что существуют некоторые «технические» требования, касающиеся использования цветов, они закреплены в Правилах Роспатента. В соответствии с п. 27 Правил («Требования к представлению заявляемого обозначения»),  «Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается государственная регистрация товарного знака», «если заявляется обозначение в ином, чем черно-белое, исполнении, то в заявке под кодом 591 указывается его цвет или цветовое сочетание. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции; если заявляется обозначение в черно-белом исполнении, то указание цвета не требуется».  

Кроме того, в п. 69 Правил, который касается внесения изменений в заявленное обозначение, говорится, что к «существенным» изменениям, служащих основанием для отказа в удовлетворении соответствующего заявления, относится, в частности, «…графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов».

Существует определенный стереотип, подкрепленный — отдельными примерами практики Роспатента, что объем охраны у черно-белого обозначения несколько шире, чем у цветного, что заявлять товарный знак в цвете нужно лишь в том случае, если его цвета придают особую оригинальность обозначению и изменение цветовой гаммы при использовании не предполагается. Однако, позиция экспертизы в этом отношении непостоянна, поэтому всегда есть определенные риски.

При регистрации товарного знака в черно-белом исполнении правовая охрана предоставляется ему именно в черно-белом варианте. Правообладатель такого знака не будет нарушать законодательства в силу самого факта использования такого обозначения в цвете, но правовой охраны такое цветное исполнение фактически иметь не будет. Конечно, законодательство не запрещает использование обозначения с незначительным изменением, однако, не будет ли исполнение товарного знака в другом цвете квалифицировано в качестве изменения, влияющего на его восприятие? Вполне возможно, что будет: оригинальное цветовое решение может полностью поменять общее впечатление от знака,. 

Не только в теории, но и на практике цвет оказывает значительное, иногда решающее влияние на восприятие обозначения потребителями, иногда он играет даже более «весомую» роль, чем очертания изобразительного элемента (вспомним операторов сотовой связи: любая атрибутика в желто-черном исполнении у большинства потребителей ассоциируется исключительно с «Билайном», красно-белая – с «МТС», зеленая – с «Мегафоном»). Благодаря цвету, товарный знак оказывает более сильное эмоциональное воздействие на потребителя. Сочетание цветов серьезно влияет на положение товаров/услуг на рынке, его можно использовать как мощный конкурентный инструмент. Зачастую цвет сам по себе создает компании определенный имидж. Именно поэтому при устоявшейся цветовой гамме важно получить для нее правовую охрану.

Подводя итог, мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что мы всегда рекомендуем регистрировать знак в том виде, как вы намерены его использовать. Если вы будете использовать знак в нескольких цветовых сочетаниях, каждое сочетание необходимо регистрировать по отдельности. Конечно, позиция экспертизы и судов по данному вопросу до сих пор не однозначна, к каждому случаю и каждому знаку подход будет индивидуальным. Но, в идеале, каждое цветовое решение – это отдельная заявка. Поэтому, в случае ограниченности средств на регистрацию, мы рекомендуем выбрать и регистрировать приоритетное цветовое исполнение (или несколько), тогда в случае возникновения спорных ситуаций у Вас не будет проблем с доказыванием использования Ваших обозначений, и Вы не рискуете лишиться своих исключительных прав.